論文展④ |《從專利侵權視角探究大型工程項目的專利運營策略》

四川九鼎天元集團

慶祝新中國成立70周年特別策劃

——知識產權引領經濟高質量發展

地方的探索與實踐研究報告集論文展


第四期

《從專利侵權視角探究大型工程項目的專利運營策略》




《從專利侵權視角探究大型工程項目的專利運營策略》

摘要

  專利法第 59 條從立法角度界定了專利權的保護范圍,而在專利代理、無效、訴訟等實務操作中,對于該條款的應用僅局限在專利侵權判斷過程中,這其實是對該立法條款的片面應用。對于大型工程項目的專利運營,應當如觀山時“橫看成嶺側成峰”。專利代理人如果能夠從專利侵權視角切入大型工程項目,一方面可以使專利申請人獲得可預期的專利價值,實現大型工程項目的專利保護初衷,另一方面還可以體現專利代理人的專利運營立體思維,從而更好地維護專利申請人的利益。


關鍵詞:大型工程項目 專利運營 專利侵權


  一、大型工程項目的專利運營難點探析

  本文所定義的“大型工程項目”,是指由若干個具有技術邏輯性的項目子單元組成、且各個項目子單元之間具有專利相對獨立性的工程項目。舉例而言,在高壓電力輸電系統中涉及到的換流站,其中涉及到各種高電壓設備、低電壓設備,還必然涉及到用于安裝這些高電壓設備、低電壓設備的各種構架,因此,對于換流站總體而言,其屬于“大型工程項目”,其中的高電壓設備、低電壓設備、各種構架,都屬于具有技術邏輯性的項目子單元,這些項目子單元如果分別對應著一定的可專利性的技術改進方案,則分別針對項目子單元而形成的專利即具有相對獨立性。再比如,在制冷系統中,如冰箱、空調等家用電器,其中涉及到壓縮機、制冷管路等,那么,該冰箱或者空調也屬于“大型工程項目”,其中的壓縮機、制冷管路等則屬于具有技術邏輯性的項目子單元。

  對于大型工程項目,其中涉及到的項目子單元越多,針對項目子單元進行技術創新的空間就越大,由此形成的可專利技術方案也越錯綜復雜。創新主體如果要依賴于這些可專利技術方案來實現“獨專其利”,就需要針對這些可專利技術方案進行專利運營。考慮到涉及大型工程項目的專利運營主要是針對發明、實用新型,因此,本文對于專利運營的相關討論也定位于發明和實用新型。

  何謂“專利運營”?在學術理論層面,通常來講,專利運營是指企業為獲得與保持市場競爭優勢,運營專利制度提供的專利保護手段及專利信[1]息,謀求獲取最佳經濟效益的總體性謀劃。

  在市場操作層面,專利運營也指通過對專利或專利申請進行管理,促[2]進專利技術的應用和轉化,實現專利技術價值或者效能的活動。

  由此可見,無論是在學術理論層面,還是在市場操作層面,專利運營首當其沖的是運營主體必須擁有為專利制度所保護的有效專利。這其實包含2層意思:其一是運營主體需要獲取有效的專利權,其二是該有效的專利權具有合理的保護范圍。因此,筆者認為,對于上述的大型工程項目進行專利運營時,其難點就主要體現以下2個方面:

  第一,基于大型工程項目中的各技術方案錯綜復雜,技術創新點不唯一且分散度高,在進行專利保護策略設計時,對于可專利性技術方案,容易顧此失彼,魚和熊掌難于取舍,甚至于造成次要技術保護點取代主要技術保護點的“喧賓奪主”。

  第二,由于具有相對獨立性的可專利性技術方案之間聯系緊密、邏輯性強,由此容易造成可專利性技術方案之間的相對獨立性界限模糊,同一技術方案的保護層次難于廓清。


  二、專利侵權視角下的大型工程項目專利布局分析

  如前所述,對于大型工程項目進行專利運營,首要的、關鍵的是運營主體擁有有效的專利權,此即大型工程項目的專利確權。在實務操作過程中,對于專利確權,通常的爭議焦點在于專利法第22條;而對于專利侵權,通常的關注焦點在于專利法第59條。從邏輯上看,通常是先符合專利法第22條以獲取專利授權,然后,依照專利法第59條來界定專利權的保護范圍,進而在此基礎上判定是否落入專利權的保護范圍。

  上述邏輯,對于單一技術方案的專利運營,由于其權利要求的保護重點突出,權利要求之間的保護梯度容易設計,因此,其確權、侵權的認定相對比較容易。但是,對于大型工程項目,由于其涵蓋的技術方案比較龐雜,技術創新點的分散度比較高,在確權過程中撰寫權利要求時,需要考慮的問題非常復雜、瑣碎,即使撰寫經驗豐富、責任心強烈,要一次性地全面思考各個方面的問題,也難免存在思慮不周之處,甚至是顧此失彼。筆者認為,如果不是嚴格按照上述邏輯進行專利運營,而是反其道而行之,從專利侵權視角來切入大型工程項目的專利運營,更加容易使專利申請人第 2 頁共 9 頁獲得可預期的專利價值,實現專利保護初衷,同時,也更能培養專利代理人的專利運營立體思維,以更好地維護專利申請人的利益。

  《專利法》第 60 條規定,“未經專利權人許可,實施其專利,即侵犯其專利權,引起糾紛的,由當事人協商解決;不愿協商或者協商不成的,專利權人或者利害關系人可以向人民法院起訴,也可以請求管理專利工作的部門處理。”其中,“即侵犯其專利權”中的“即”字,可以理解為解釋之義,在此意義上,該第 60 條實際上從立法層面上給出了專利侵權的定義。至于何為“實施其專利”,可以從《專利法》第 11 條規定中找到答案。

  《專利法》第 11 條規定,“發明和實用新型專利權被授予后,除本法另有規定的以外,任何單位或者個人未經專利權人許可,都不得實施其專利,即不得為生產經營目的制造、使用、許諾銷售、銷售、進口其專利產品,或者使用其專利方法以及使用、許諾銷售、銷售、進口依照該專利方 法直接獲得的產品。”可以看出,該第 11 條規定中的“即”字,也可以理解為解釋之義,也就是說,“不得實施其專利”,對于發明和實用新型專利權而言,是指“不得為生產經營目的制造、使用、許諾銷售、銷售、進口其專利產品,或者使用其專利方法以及使用、許諾銷售、銷售、進口依照該專利方法直接獲得的產品。”只不過,這種對于“不得實施其專利”的立法層面上的定義是從反面來釋明何為“實施其專利”,正好與上述的《專利法》第 60 條遙相呼應。

  根據上述分析,專利侵權,就體現在 2 個方面:其一,為生產經營目的制造、使用、許諾銷售、銷售、進口專利產品;其二,為生產經營目的使用專利方法以及使用、許諾銷售、銷售、進口依照該專利方法直接獲得的產品。由于產品是直接面對公眾出售,其擴散范圍更為廣泛,相比較于方法,對于產品的取證更為容易,侵權訴訟發生時,訴訟地點的選擇面更寬。據此,在專利確權過程中,應當重點考慮以產品權利要求的方式進行專利布局。

  在重點考慮產品權利要求的基礎上,對于產品權利要求進一步地解析如下:任何一項產品權利要求,其專利保護意義上的表達不外乎體現在主題名稱和產品的結構、構造等技術特征上。具體地,

  1、在確定權利要求的保護范圍時,應當考慮權利要求記載的主題名稱;該主題名稱對權利要求保護范圍的實際限定作用取決于其對權利要求第 3 頁 共 9 頁第 4 頁共 9 頁所要保護的主題本身產生何種影響。[3]

  2、人民法院應當根據權利要求的記載,結合本領域普通技術人員閱讀說明書及附圖后對權利要求的理解,確定專利法第 59 條第 1 款規定的權利要求的內容。[4]在這里,只是明確規定了“應當根據權利要求的記載”,而并沒有指明“權利要求書中明確記載的必要技術特征”,也沒有指明“與該必要技術特征相等同的技術特征”,更沒有對二者加以區分,因此,該處的“應當根據權利要求的記載”應當理解為是指權利要求中所記載的全部技術特征。這也是專利侵權判定中“全部技術特征規則”的立法體現。

  在大型工程項目的專利運營過程中,根據上述分析,很適合采用如下方法進行權利要求的布局設計:

  首先,將大型工程項目化整為零,即將大型工程項目拆解成工程總體和若干個工程分體。在具體拆解時,應當堅持以工程總體為主干,以其中的具有相對獨立性的技術方案為工程分體進行細分,根據細分出來的工程分體所能解決的技術問題或者所能實現的功能,初步確定出相應的主題名稱。由于大型工程項目中的各技術方案錯綜復雜,為了便于拆解,可以畫出樹狀圖進行輔助廓清。

  其次,以工程總體和獨立的工程分體為研究對象,分析其中是否存在技術創新點,根據技術創新點來構建獨立權利要求,再根據獨立權利要求來進行從屬權利要求的布局設計。

  對于工程總體,將其中的各個相對獨立的工程分體視為功能性限定的技術特征,且只要其中某一個獨立的工程分體存在技術創新點,則該工程總體就存在技術創新點。圍繞該技術創新點,可以構建出工程總體的獨立權利要求。確定出工程總體的獨立權利要求之后,再進行其對應的從屬權利要求的布局。其中,將體現出相對獨立的工程分體的技術方案作為第一層次從屬權利要求,在第一層次從屬權利要求之下,根據具體的技術改進點進行第二層次從屬權利要求的布局設計。

  對于各獨立的工程分體,將其與工程總體暫時割裂開來進行獨立分析,如果在某一獨立的工程分體中存在技術創新點,則保留該工程分體;如果不存在技術創新點,則刪除該工程分體。對于保留下的工程分體,針對每一具體的工程分體,結合其中的技術創新點,確定出該工程分體相應的主題名稱,并明確該技術創新點所涵蓋的核心技術特征,由該核心技術特征構建其所屬工程分體的獨立權利要求。

  在上述分析過程中,可以結合初步檢索結果加以判斷,也可以與發明人充分溝通,以確認是否存在技術創新點。在進行工程分體的從屬權利要求的布局時,尤其是要注意其所屬獨立權利要求所對應的工程分體本身,并以該工程分體所能體現的技術特征(主要是與技術創新點存在牽連關系的技術特征)進行適度擴展,避免引入其他工程分體中的技術特征。

  最后,回頭分析技術創新點,如果某一技術創新點同時涉及工程總體和某一獨立的工程分體,則針對該技術創新點,可以結合創新主體的市場定位進行雙重獨立權利要求的布局設計。

  舉例而言,某一技術創新點涉及冰箱中所使用的壓縮機的活塞結構設計,該技術創新點是由某一冰箱生產商提出。在此情況下,雖然該活塞結構設計直接涉及到壓縮機,但該壓縮機也屬于冰箱的一個組件,因此,該活塞結構設計間接涉及到冰箱。如果僅以“一種冰箱”為主題名稱來構建相應的獨立權利要求,則該獨立權利要求應為“一種冰箱,其特征在于:(壓縮機上的活塞結構設計)。”這樣布局的該獨立權利要求的保護范圍僅限于冰箱領域。如果該壓縮機被用于空調上,則該獨立權利要求的保護作用完全喪失,冰箱生產商將無法追究空調生產商的專利侵權責任。但是,如果以“一種壓縮機”為主題名稱來構建相應的獨立權利要求,則該獨立權利要求應為“一種壓縮機,其特征在于:(壓縮機上的活塞結構設計)。”這樣布局的該獨立權利要求的保護范圍將不再僅限于冰箱領域,即使該壓縮機被用于空調上,冰箱生產商也可以追究空調生產商的專利侵權責任。

  但是,上述的權利要求布局設計,在保護力度上也不是天衣無縫,其也存在合法規避專利侵權的風險。因為,對于專利權人即冰箱生產商而言,其提起專利侵權訴訟的目的通常是其直接競爭對手,即其他的冰箱生產商。但是,其他的冰箱生產商所使用的壓縮機通常并非是自己生產,而主要是從壓縮機專業生產廠家進行市場招標采購的。根據《專利法》第 70 條規定,“為生產經營目的使用、許諾銷售或者銷售不知道是未經專利權人許可而制造并售出的專利侵權產品,能證明該產品合法來源的,不承擔賠償責任。”由此可見,如果其他的冰箱生產商提供充分的證據來證明其使用的壓縮機具有合法來源,例如通過合法的進貨渠道而獲得,其將不承第 5 頁共 9 頁擔賠償責任,從而使專利權人啟動專利侵權訴訟的目的在事實上被架空了。為了避免出現此類尷尬情況,在進行專利布局時,有必要進行全方位、多角度考慮,從防范競爭對手合法規避專利侵權賠償責任的角度進行專利布局。因此,上述獨立權利要求的布局可以重新設計如下:

  獨立權利要求1、一種壓縮機,其特征在于:(壓縮機上的活塞結構設計)。

  獨立權利要求2、一種冰箱,其特征在于:采用如獨立權利要求 1 所述的壓縮機。

  通過上述重新布局的獨立權利要求,無論該壓縮機被用于冰箱上,還是被用于空調上,冰箱生產商都能在專利侵權糾紛中游刃有余,從而最大限度地發揮專利權的市場價值。


  三、從專利侵權角度切入大型工程項目專利運營的現實必要性

  在專利確權階段,為了獲取相應的專利授權,無論是申請初期階段的專利申請文件的撰寫,還是申請中間階段的專利申請文件的修改,通常,重點考慮的是如何滿足專利法第 22 條(主要是創造性)的要求,這本無可厚非,尤其是技術方案比較單一的專利申請。

  但是,對于大型工程項目的專利確權,如前所述,由于大型工程項目涉及到的技術方案錯綜復雜、技術創新點不唯一且分散度高,重要的是,其中的具有相對獨立性的可專利性技術方案之間聯系緊密、邏輯性強,因此,在考慮如何滿足專利法第22條(主要是創造性)要求的時候,難以統籌兼顧地駕馭和把握各個相對獨立的可專利性技術方案。在此情形下,如果從專利侵權角度來切入并審視大型工程項目,相應地,假想設定一個創新主體(專利申請人)的競爭對手,以該競爭對手可能進行專利侵權、可能合法規避專利侵權風險的維度來進行專利布局,則具有很強的指導性和現實必要性。

  第一,由于專利權(專利技術方案)體現了一定的市場壟斷性,專利權的這種趨利逐利本性時刻在刺激著競爭對手,使競爭對手圍繞著專利權千方百計地思慮如何合法規避專利侵權風險,甚至不惜鋌而走險。創新主體(專利申請人)為了防范競爭對手的專利侵權,必然要從各個角度對專利技術方案進行全方位的專利布局,以期能否堵住競爭對手的侵權欲望。第 6 頁 共 9 頁在這種對抗戰中,創新主體(專利申請人)首要考慮的是如何設計專利保護防線,以對核心技術方案進行層層保護,在這種防范專利侵權的思維導向下,將大型工程項目加以拆解、細分,形成工程總體和若干工程分體,在此過程中,要確保每一細分出來的工程分體能夠形成相對獨立的專利技術方案;再以細分出來的各個相對獨立的專利技術方案來進行專利布局,自然就形成了具有一定保護梯度的專利保護防線。

  第二,在構筑好上述的專利保護防線后,再考慮每一道專利保護防線是否具備一定的對抗專利侵權的能力。要對抗專利侵權,首先得使自身專利權具有一定的穩定性,能夠經受住競爭對手所提起的專利權無效宣告程序的考慮,這就要求每一道專利保護防線的保護主題鮮明、且具有一定的創造性高度。為此,根據上述的專利侵權判定的“全部技術特征規則”,可以圍繞每一道專利保護防線設定鮮明的保護主題,在此保護主題的基礎上,再行圈定該保護主題的全部技術特征。由于每一道專利保護防線是相對獨立的專利技術方案,其相對于大型工程項目本身,所涵蓋的技術特征比較少,技術特征之間的技術關聯邏輯性也容易廓清,因此,針對每一道專利保護防線來圈定其涵蓋的全部技術特征顯得比較容易。

  第三,在圈定每一道專利保護防線的全部技術特征之后,再分析在該全部技術特征之中,哪些技術特征是相對于現有技術作出貢獻的技術特征,也就是常說的“技術創新點”。如果存在“技術創新點”,可以保留其所屬的專利保護防線;如果不存在“技術創新點”,則可以刪除其所屬的專利保護防線。

  第四,對于保留下來的專利保護防線,以獨立的專利保護防線作為分析基礎,重點分析其中的“技術創新點”,并圍繞“技術創新點”進行權利要求的布局設計。在具體進行布局設計時,重點考慮專利法實施細則第20條第2款規定。因為獨立權利要求記載了解決技術問題的必要技術特征,從專利侵權角度來審視專利法實施細則第 20 條第 2 款規定,雖然在專利侵權判定中無需區分必要技術特征與非必要技術特征,但毫無疑問,僅記 載了必要技術特征的獨立權利要求的保護范圍是最大的,這很容易導致競 爭對手的產品落入獨立權利要求的保護范圍之中。另外,從獨立權利要求的權利穩定性角度考慮,根據專利法實施細則第 65 條第 2 款規定,該專利法實施細則第 20 條第 2 款是法定的專利權無效宣告理由之一。如果競第 7 頁共 9 頁爭對手以專利法實施細則第 20 條第 2 款規定為由提起專利權無效宣告請求,則很可能導致該獨立權利要求被無效掉,“皮之不存毛將焉附”,從而導致該獨立權利要求喪失其應有的保護作用。

  第五,在保留下來的專利保護防線的權利要求布局設計全部完成之后,就自然地形成了這么一個局面:

  (1)、對于工程總體而言,其包含了各個工程分體,而各個工程分體中的技術特征(尤其是其中的“技術創新點”),自然同時也是工程總體的技術特征或者“技術創新點”,其中的工程分體可以視為是工程總體的功能性限定的“技術特征”。

  (2)、對于各工程分體而言,每一工程分體形成了具有相對獨立性的可專利性技術方案,其中的“技術創新點”可使其所屬工程分體自身的權利要求經受住專利法第 22 條的嚴苛審核,同時也使各工程分體之間形成鮮明的保護梯度。

  由此,在對大型工程項目進行專利運營時,如果從專利侵權視角切入,就如同觀山一樣,“橫看成嶺側成峰”,專利申請人由此獲得可預期的專利保護價值,專利代理人由此培養專利運營立體思維,兩方面相得益彰,最終實現“公開換保護”的專利制度設計初衷。

  第六,對工程總體單獨提出專利申請,對具有相對獨立性的工程分體也單獨提出專利申請,并保證工程總體的專利申請日與各工程分體的專利申請日是同一天,這樣既可以有效避免專利法第 22 條第 2 款抵觸申請的 合理質疑,同時,又可以使工程總體、各工程分體分別獲得合理的專利保護范圍,并形成鮮明的專利保護梯度;而且,在專利審查階段,各具有相對獨立性的工程分體所對應的權利要求,特別是工程總體所對應的權利要求,將獲得充足的修改空間,專利申請人對于專利申請文件也可以獲得游刃有余的修改余地,以使專利申請滿足授權要求。


  四、結論與建議

  總結上述分析,本文認為,從專利侵權視角切入大型工程項目的專利運營,通過將大型工程項目進行化整為零,使技術方案本來錯綜復雜的大型工程項目被細分為若干技術方案相對單一的項目子單元,然后分別針對項目子單元從防范專利侵權角度進行“各個擊破”,使大型工程項目的專第 8 頁 共 9 頁第 9 頁 共 9 頁 利保護得以“面面俱到”和“層層設防”,在基礎上進行專利運營,專利申請人將獲得可預期的專利保護價值,實現大型工程項目的專利保護初衷。

  參考文獻

  [1]、360百科[OL],具體網址:https://baike.so.com/doc/8816325-9141135.html。

  [2]、廣東省深圳市市場監督管理局,《深圳市市場監督管理局關于發布企業專利運營指南的通知》[M],2014 年 4 月 22 日。

  [3]、最高人民法院,(2013)民申字第 790 號 [M],2013 年。

  [4]、最高人民法院,《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》(法釋[2009]21 號 [M],2009 年 12 月 28 日。




*
*
*
*
×
浓情巧克力投注 江西新快3 广东快乐10分推荐 七星彩手机版规律软件 江西快3手机平台 真实的淘宝网购赚钱项目 德州麻将四人玩 未来中国赚钱 快乐10分助手下载 打麻将赌博 广西快乐双彩走势图 麻将作弊工具哪里有卖 河南快三走势图在线 辽宁快乐12开奖软件 二分彩 手机麻将软件哪个好 时时彩平台